Qu'est-ce qu'un agent de marques de commerce?

Qu'est-ce qu'un agent de marques de commerce?

Au Canada, l'agent de marques de commerce agréé est le seul professionnel habilité, aux termes de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, ch. T-13), à représenter le propriétaire d’une marque de commerce et à agir en son nom pour obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce auprès du Bureau des marques de commerce. Bien que certains agents de marques de commerce soient aussi des avocats, ceci ne constitue pas une condition préalable.

L'agent de marques de commerce a pour mandat de préparer, déposer et défendre les demandes d'enregistrement de marques de commerce, d'émettre des opinions sur l'enregistrabilité des marques de commerce conformément aux critères imposés par la loi, les procédures et les pratiques et d'effectuer des recherches afin de déterminer si la marque de commerce proposée par le client risque de créer de la confusion avec toute autre marque de commerce ou tout nom commercial d'un tiers.

L'enregistrement d'une marque de commerce n'est pas automatique. Le Registraire doit approuver la demande d'enregistrement pour publication dans le Journal des marques de commerce. Si le Registraire s'y objecte ou si quelqu'un s'oppose à la demande d'enregistrement à la suite de la publication de celle-ci, l'agent de marques de commerce doit alors rédiger une réponse appropriée ou contester toute procédure d'opposition, et ce, en vue de défendre les intérêts de son client. Il doit en plus présenter la preuve et les arguments nécessaires pour tenter de convaincre le Registraire que la marque de commerce en question est enregistrable. L’agent de marques de commerce peut également initier, au nom de ses clients, des procédures d’annulation contre d’autres marques de commerce enregistrées.

L'agent de marques de commerce doit avoir une connaissance approfondie de la Loi sur les marques de commerce, des règlements et de la jurisprudence s'y rattachant, ainsi que du mode de fonctionnement du Bureau des marques de commerce. L’agent de marques de commerce doit posséder d’excellentes habiletés d’expression écrite et verbale pour communiquer avec ses clients, d’autres avocats, agents de publicité, fonctionnaires du bureau d’enregistrement et associés étrangers, ainsi que pour préparer des opinions de recherche, des réponses aux rapports des examinateurs et des arguments écrits à utiliser dans le cadre d’une contestation.

L'agent de marques de commerce conseille et sert les propriétaires de marques de commerce en ce qui a trait au maintien et à la protection de leurs marques de commerce, car ces dernières doivent demeurer distinctives et être bien utilisées en tout temps. En plus, si un propriétaire de marques de commerce accorde des licences ou permet à des tiers d'utiliser ses marques de commerce, l’agent de marques de commerce peut le conseiller afin de s'assurer que ses marques de commerce bénéficient de licences appropriées, et ce, dans le but de protéger le caractère distinctif et la force exécutoire de ces marques de commerce, sans quoi ces dernières pourraient faire l'objet d'une radiation judiciaire du Registre.

L'agent de marques de commerce aide également les propriétaires de marques de commerce en consignant toute modification de propriété d’une marque de commerce enregistrée, des conventions de sécurité concernant des marques de commerce et d’autres, en plus de veiller à la reconduite des enregistrements des marques de commerce par le personnel du Bureau des marques de commerce.

L'agent de marques de commerce peut aussi aider les propriétaires de marques de commerce à gérer leur portefeuille de marques de commerce à l’échelle internationale, notamment en assurant la liaison avec les professionnels étrangers de marques de commerce et en surveillant les demandes et les enregistrements étrangers.

En général, les propriétaires de marques de commerce retiennent les services d’un agent de marques de commerce agréé en raison de ses connaissances de la Loi sur les marques de commerce, des règlements et de la jurisprudence s'y rattachant, ainsi que du mode de fonctionnement du Bureau des marques de commerce.